关于立体商标争议第一案的反思与建议

夏志泽  北京市万慧达律师事务所

    据法制网报道，2008年10月，雀巢公司向广东省开平市工商行政管理部门投诉，认为该市的调味品企业在酱油等产品上使用的棕色方形瓶包装侵犯了其G640537号注册商标专用权，要求这些企业停止侵权，销毁涉嫌侵权物品。业内认为，这是国内立体商标争议第一案。据查，G640537号商标为一方形瓶状立体商标，指定颜色为棕色和黄色，核定使用商品为食品香料，属于3018类似群。其原属国为瑞士，国际注册日期为1995年7月27日，后期指定中国领土延伸保护日期为2002年3月14日。中国商标局曾驳回该商标申请，雀巢公司申请驳回复审，2007年6月11日复审决定认为，该商标具备了商标应有的显著特征，给予初步审定，并由世界知识产权组织国际注册局进行公告，但在法定期限内无人提出异议，该商标经续展后的专用权期限为2005年7月27日至2015年7月27日。

    一、反思

    1、企业应重视知识产权。

    在知识经济时代，知识在经济社会发展中的作用越来越突出，企业应当给予知识产权以足够的重视：第一，关注知识产权法律和政策状况及其发展变化。关于立体商标，我国1982年和1993年修改的《商标法》均未涉及，但《与贸易有关的知识产权协定》第十五条之1规定的商标并未将立体商标排除在外，为了与国际接轨，我国于2001年10月27日对《商标法》进行了第二次修正，其中第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”正是在这之后，雀巢公司才通过后期指定方式将其国际注册商标延伸到了中国。第二，积极培育、建立和维护自己的知识产权。企业可以通过专利、商标、著作权等知识产权来维护自己的智力成果。第三，关注他人的知识产权。因为知识产权具有无形性和可复制性的特点，企业生产和经营的产品有可能无形中与他人的知识产权产生冲突，任何企业在推出其产品时都要进行相关的知识产权查询，确定其产品是否会侵犯他人的知识产权。如果在查询中发现他人的知识产权有不当之处，即可依法对其提出异议。《马德里商标国际注册实施办法》第十四条规定：“在世界知识产权组织《国际商标公告》出版的次月一日起的3个月内，任何人可以对该公告刊登的指定中国的领土延伸申请向商标局提出异议。”据报道，“从上世纪八九十年代以来，中国内地调味品行业使用棕色方形瓶作为其产品包装的企业约在上百家左右，棕色方形瓶早就是调味品行业中高端酱油的常用包装。”如果相关企业能在法定期限内提出异议，该立体商标极有可能会因其缺乏显著性即不具备商标的识别功能而被驳回。

    2、国家商标局应该为社会公众了解商标国际注册信息提供方便。

    本来，根据《商标国际注册马德里协定》第三条和《商标国际注册马德里协定有关议定书》第三条之规定，国际注册商标在国际局出版的定期刊物上公告，此种公告应视为在所有缔约方的充分公告，国际注册所有人不得要求任何其他公告。但是，国际注册所使用的语言仅限于英语、法语或西班牙语。这样，对于中国企业来说，要了解国际注册信息就相当困难。为了让中国公众了解国际注册商标信息，中国商标局曾经对国际注册商标进行过二次公告，并在1990年第18期（总第291期）《商标公告》上刊登了关于国际商标公告的说明：“中国于1989年10月4日加入《商标国际注册马德里协定》，并已开始受理商标国际注册申请。为此，我局在《商标公告》中开辟了《国际商标公告》专栏，对经我局核准的马德里联盟成员国在中国申请领土延伸的国际商标及有关事宜实行一次公告。有关人士可以依中国现行商标法提出异议、争议、注册不当等申请。”但不知何故后来废弃了这种做法。其实，中国公众对国际信息的了解少之又少，中国商标局在将国际注册信息经过翻译后在中国进行二次公告是完全有必要的，即使不出版纸质公告，至少也要在中国商标网上进行公告，公告商标信息、国际公告时间等事项，便于社会公众及时了解信息和行使权利。

    3、根据社会发展状况，适度把握商标评审标准。

    立体标志通常可以分为以下四种：（1）与商品无关的普通立体商标；（2）商品包装的外形；（3）商品本身的外形；（4）商品一部分的外形。在我们的传统观念里，商标必须是商品以外的标志，任何商品本身的特征，包括商品本身的外形，不可能起到商标区别出处的作用。虽然，这种观念随着时代的发展正在发生改变，绝对禁止商品本身的外形注册为商标已不再适应市场竞争的需要，但商标行政主管部门在核准注册商标时，必须考虑到我国的国情，适度把握立体商标的评审标准，尤其是对于商品外形或其包装外形，要格外慎重。其实从全世界来看，很多国家对立体商标的审查是非常严格的。尽管法国早在1857年就立法保护立体商标，但欧共体商标局（OHIM）于1998才注册了共同体商标历史上第一个立体商标。美国法院也认为，产品的外观设计不具有内在显著性，只有在市场上获得了第二含义或者获得了显著性以后，才可以作为商品外观获得保护，才可以获得商标性保护。

    二、建议

    1、相关公众请求商标评审委员会裁定撤销该商标。

    《商标法》第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”对于以本商品通用包装图形申请注册的立体商标，因大家都在使用，难以起到识别商品来源的作用，属于绝对禁止注册的情形，如果该立体商标确属酱油行业通用的包装形状的话，任何单位或个人都可以根据上述规定请求商标评审委员会裁定撤销该商标。不过，这一方案可能会存在二个弊端：（1）进入实体评审的时间较长。商标评审委员会的评审案件积压严重，现在请求评审的案件要真正进入实体评审，可能还需要等待相当长的时间。（2）单个的申请人举证困难。一般申请人只能证明自己使用包装的情形，而很难证明其他人使用的情形，较难证明其为通用包装图形。

    2、国家商标局可以依职权撤销该注册商标。

    根据《商标法》第四十一条第一款之规定，国家商标局也可发挥其主观能动性，依职权对该立体商标进行立案调查，如经查实，其确为核定商品的通用包装形状，可决定撤销该注册商标。这样不仅能尽快处理此事，而且可以利用国家行政机关的职权，全面地收集证据，以了解相关企业在同类商品上的包装使用情况，确保处理结论及时、客观、公正。

    3、工商行政管理机关可中止行政处理。

    国家工商行政管理局工商标字[1996]第80号《关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见》之二指出：“被投诉人在被查处过程中以注册不当为由向商标评审委员会请求裁定撤销投诉人注册商标的，工商行政管理机关可以中止处理”。如果有相关单位或个人已对该商标提出争议申请，或者国家商标局已立案查处，这样，该注册商标的权利状态就存在失效的可能，为稳妥起见，行政执法部门可以中止行政执法程序，待商标评审委员会或国家商标局的结论生效后再行处理。