最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕21号)对中国专利保护的影响（一）

作者：葛强

背景

    自1985年以来，随着中国知识产权制度的发展，中国专利法于1993年、2001年和2009年经历了3次重大修改，而作为与之相配套的用于指导专利纠纷司法审判的司法解释则相对有些滞后。在本司法解释出台之前，只有最高人民法院于2001年发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》可供使用。虽然最高人民法院曾于2003年启动关于“专利侵权判定基准”的调研工作，但因专利法的第三次修改，2003年司法解释稿的起草工作暂时停止。

    在2008年12月人大通过了《关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》之后，最高人民法院于2009年1月恢复了专利法司法解释的起草工作。2009年6月，最高人民法院就起草完成的司法解释草稿向社会公众公开征求意见，在吸收了国内外的专家、学者及业界人士的大量修改建议并经反复讨论之后，最高人民法院于2009年12月21日批准并颁布本司法解释，并决定其自2010年1月1日起正式施行。由于该司法解释集成了20多年的专利司法审判经验并且吸收了最新专利法的修改内容，因此在未来相当长的一段时间内将对中国的专利司法审判产生深远的影响。

    以下将分层次对该司法解释的规定进行介绍。同时，作者也将结合该新的司法解释给出一些操作实务层面的建议。

第一部分  法释〔2009〕21号中关于权利要求保护范围的规定

    I. 提出构成侵犯从属权利要求的时机限制在一审法庭辩论终结之前

    确定是否构成技术专利侵权，其依据是判断被控侵权产品是否落入了由权利要求所限定的专利保护范围。一般而言，权利人在技术专利侵权诉讼中经常仅通过用涵盖最大保护范围的独立权利要求与被控侵权产品进行比较来确定被控侵权产品是否落入专利权的保护范围。但是，实践中经常会出现这样的情况，即，被告常常在被诉专利侵权后发起向专利局提起专利无效请求的反击。因此，出现一审判决中认定构成专利侵权而在二审的上诉过程中相关独立权利要求却被无效的情况是屡见不鲜的。在这种情况下，如果权利人在二审程序中继续主张被控侵权产品也落入了相关从属权利要求的保护范围，则会出现令法院两难的境况。一方面，如果二审法院直接依据相关从属权利要求做出专利侵权的判断，则会产生审级损失而对被告不利。另一方面，如果二审法院不对被控侵权产品是否落入相关从属权利要求的范围进行评判，而权利人又已在一审中主张过被控产品是侵犯了其专利权，诉讼请求并未有过变更，则亦有可能对专利权人不利。

    为了避免这种因权利要求的变更而导致的诉讼秩序的混乱，在本解释中规定，权利人变更其主张的权利要求的时限为一审法庭辩论终结之前。亦即，如果权利人在一审法庭辩论终结之前未主张被控侵权产品还侵犯了相关的从属权利要求，则法院之后将不允许权利人提出再这种主张。虽然它不会影响权利人根据相关从属权利要求另行提起诉讼，但是，另行起诉定会使权利人的诉累大大增加，甚至可能会丧失制止侵权的最佳时机。

    因此，在2010年1月1日之后提起技术专利侵权诉讼时，要充分考虑到这种司法程序上的变化，起诉时应将有可能涉及到的权利要求全部涵盖进来，并逐项主张侵权的构成。

    II. 对权利要求内容的解释趋于严格，与以往相比更加倾向于保护公众利益

    专利法第五十九条第一款规定：发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。但是，该条规定较为笼统抽象，不利于实务操作。实践中经常会出现专利权人为使其专利与现有技术区分开来，利用说明书和附图的内容对权利要求做出某种限定性的解释或说明。而在之后的专利侵权诉讼中，专利权人又隐去曾经做出过的限定性解释说明而主张以权利要求文字描述的内容来确定其专利的保护范围。这样就会使专利权人两头得利，损害公众的合理利益。针对这个问题，本司法解释从宏观定义到微观操作的层面上对专利法的该条规定做出了全面的阐释。

    1） 明确了解释权利要求以确定专利保护范围时应采用“折衷原则”

    在本司法解释第二条中规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容”。这条规定从宏观上明确了在确定专利保护范围时应采取将“周边限定”原则与“中心限定”原则相结合的“折衷解释”原则，其背后的含义显然是要在权利人与公众的合理利益之间实现一种平衡。

    2） 说明书、审查档案的地位和作用在具体解释权利要求时得到大大提高

    过去，不少法院在理解专利法第五十九条第一款的规定时，常常采用这样的做法：“仅当权利要求不清楚时，才需参看说明书和附图，而当法院认为权利要求中记载的方案是清楚的时候，则不再参看说明书和附图或其他证据”。这样有可能会导致法院仅凭权利要求的内容来判断其保护范围，而忽视其实质性的内涵，明显有悖于“折衷解释”这一基本原则。

    而按照新的司法解释，这种做法可能将不再适用。根据该司法解释的第三条的规定，法院在解释权利要求时，可以依据权利要求本身的内容、说明书和附图的内容、以及专利审查档案进行综合判断。从该条规定可以看出，这条规定的内涵在实质上会大大提高说明书和审查档案的地位和作用。这里应该注意到的是，在该条规定中使用的是“可以”。也就是说似乎法院也可以不顾说明书、附图以及审查档案的内容而直接依据权利要求来确定保护范围。但是，从权利人的角度来看，这些有可能对专利保护范围构成影响的因素则是必须预先考虑的。

    另外，在操作层面，司法解释第三条还更具体地指出了操作的层次，即，说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。如仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。这里需要注意的是，在最高人民法院负责人针对此条规定的说明中提到，在对权利要求进行解释时，并非必须运用上述全部的解释手段。若运用说明书即可明确权利要求的含义，则无需再借助其他的解释手段。也就是说，根据本司法解释，法院今后在确定权利要求的保护范围时应该要遵循的操作思路是：首先看权利要求记载的内容，然后通过阅读说明书的内容来理解权利要求中记载的内容的含义。如果通过阅读说明书就可以清楚地理解权利要求的含义，则可据此确定权利要求的保护范围。否则就要进一步参阅审查档案以及工具书、教科书等参考证据。

    因此，作为专利权人也需要适应这种新的变化。在进行侵权分析判断时，不能仅基于被控侵权产品的技术特征已被权利要求的字面含义所覆盖就直接做出侵权成立的结论。而是要仔细研究说明书及相关审查档案所披露的内容，对权利要求的真正含义和范围做出正确的评估。这样才能在侵权诉讼中处于有利的地位。

    3） 对功能性限定的技术特征的解释受限于具体实施方式及其等同的实施方式

    过去，在专利侵权判断中，法院通常认为，以功能性限定描述的技术特征涵盖了能够实现所述功能的一切方式，只要被控侵权技术采用了能够实现相同功能的技术特征，就会被认定为落入了专利的保护范围。至于这种功能性限定是否能够得到说明书的支持，则是在专利无效程序中需要考虑的事情。这种做法一直存在很大的争议，尤其是在当专利说明书中仅记载了一、两个具体实施方式的情况下。因为这种情况被很多人认为是专利权人没有做出很多的贡献、却获得了宽范围的保护，对公众利益是不利的。

    而在新的司法解释中，这个问题得到了明确的说明。根据本司法解释的第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。也就是说，虽然法院不会对以功能性限定表述的技术特征是否可以得到说明书的支持直接做出判定，但法院不再会将其范围解释为大到可以实现该功能的一切方式。而这一做法显然应该是吸收美国在此方面的专利侵权审判经验。

    显然，本司法解释的该条规定是与之前的第二、三条规定相连贯的，其目的都是为了平衡权利人与公众利益之间的关系。甚至从某种意义上可以说，与以前的实践相比，该解释使利益天平更加偏向于保护公众的合理利益。

    针对这条规定，当权利人拟在其权利要求中使用功能性限定来表述某技术特征时，有可能会采取如下两种方式。一种是在说明书中省略可能会对权利要求保护范围产生限制作用的具体实施方式，而取代以类似的功能性描述方式。另一种则是在说明书中大量增加可能的实施方式。显然，第一种方式是不可取的，因为这种做法极可能会导致专利申请因其说明书公开不充分而无法获得授权。第二种方式则是一个重点推荐的方式，因为它可以体现出专利的“公开换保护”这一最基本的出发点。专利公开的内容越丰富，为社会技术进步做出的贡献就越大，当然其获得保护的范围就应当越宽。当然，如果担心具体实施方式或其等同方式毕竟会对权利要求中的功能性限定特征产生限制作用，也可以考虑尽量避免在权利要求中采用功能性限定的方式。

小结：

    新的司法解释对如何界定专利权利要求的保护范围做出了更加清楚的规定。其用意看起来是相对以前更加偏向了保护公众的利益。权利人在专利的确权和维权中需要特别注意这种趋势的变化，并采取相应的预防措施。尤其在实际操作中，要特别注意说明书的内容对权利要求保护范围的影响。