论以地域原则解决知名商品特有名称与注册商标的冲突

-第三次修改商标法时亟需明确的一个问题

                               黄 晖

【摘要】

       即使在确保商标法所建立的注册制度的效率的前提下，反不正当竞争法中所体现的商标在先使用的公平价值也应得到回归和保留。在中国现有的情况下，没有及时申请注册的后果不应过于严厉，知名商品特有名称即使不能完全得到排他利益，至少不能简单被禁止使用。运用地域原则处理产生的冲突可以有效兼顾各方的利益，避免一刀切。同时，在后行为人的善意应当作为一个重要的调节阀参与制度的运转。

【关键词】

知名商品特有名称  对抗力的地域限制 恶意 在先使用的时间基准

尽管TRIPS协议第16条第1款最后一句话保留了WTO成员根据使用确定商标权利的可能，全世界绝大部分国家还是采用了注册确立商标权的做法，而且个别沿用使用在先的原则进行商标确权国家如美国也都建立了注册制度。

       使用的地位在我国的商标立法史中有一个渐变的过程：1904年的《商标注册试办章程》原则上“应将呈请最先之商标准其注册”，但又为“距呈请前二年以上已在中国公然使用之商标”保留了优先地位；1923年中华民国北洋政府颁布的商标法转而规定“应准实际最先使用者注册”；南京政府1930年商标法维持规定“应准实际最先使用者”，1935年商标法进行了一定限制，即“应准在中华民国境内实际最先使用并无中断者注册”；1958年台湾商标法进一步限定为“前项实际最先使用者，于中华民国境内使用之日逾一年未为商标申请注册时，由最先申请者注册”；1993年才彻底废除在先使用原则，修改为“应准最先申请者注册”。

新中国1950年颁布的《商标注册暂行条例》一开始确立即是“应准最先申请的注册”原则，1963年《商标管理条例》也是“准许最先申请注册”，1983年商标法继续坚持了“初步审定并公告申请在先的商标”。应该说，这些立法都秉持了申请注册优先的原则，但均未明确规定应该如何处理已经在先使用的商标。1993年商标法含蓄地提到了“不得以欺骗和其他不正当手段取得注册”并在实施细则中给予了细化[1]，1993年的反不正当竞争法也提出了“知名商品特有名称、包装和装潢”的概念（以下略称“知名商品特有名称”），2001年商标法进一步提出“已经使用并有一定影响的商标”以及“驰名商标”的概念，但仍然回避了包括知名商品特有名称在内的在先使用商标与注册商标之间的对抗效力问题。

最高人民法院在实际审理商标案件的过程中曾经从恶意与否的角度两次涉及在先使用的法律意义：一是在老槽坊一案中[2]，最高人民法院基于有意模仿不是判断近似和侵权的标准，没有支持上诉人关于在先使用不存在模仿可能的理由，二是在诸葛亮一案中[3]，最高人民法院认为在“诸葛亮”商标申请注册前，江口醇集团已将“诸葛酿”作为商品名称在先使用，不具有攀附“诸葛亮”注册商标的恶意，似乎还没有一个如何看待在先使用的统一原则。

目前，我国的商标法和反不正当竞争法都在进行修改，经过改革开放30多年的司法实践，结合最高人民法院相继颁布的关于商标法、反不正当竞争法、权利冲突和驰名商标的司法解释，按照郑成思老师治学中多次强调的“先有头发，后梳辫子”的原则，本文拟围绕如何梳理商标在先使用存在的问题谈几点看法。

一、知名商品特有名称的对抗性

（一）知名商品特有名称对抗异地的知名商品特有名称

我们先从知名商品特有名称谈起，反法司法解释规定[4]：“在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为反不正当竞争法第5条第（二）项规定的‘知名商品’”，“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成反不正当竞争法第5条第（二）项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持”。

       初一看，由于使用的是“中国境内”这一措辞，知名地域似乎以全国为标准进行衡量，但从允许善意在后使用人存在而言，特有名称的知名地域应该还没有覆盖到全国，否则一开始大家就是在全国这个相同地域内，不同地域的在后使用者也就不会存在了。而且，从驰名商标被定义为“在中国境内为相关公众广为知晓的商标”来看，特有名称的知名地域也不必是全国[5]，否则就难以与驰名商标相区分。更合理的解释是该规定只是为了避免简单用境外的知名度作为标准。

因此，我们在现实中完全可以设想，甲乙两人先后在A、B两地分别使用并成为知名商品特有名称。接下来的问题是，甲如果到B地经营，到底是甲还是乙，可以要求对方附加区别标识呢？这时可能会出现两种理解：一种是基于绝对的标准，甲永远是在先使用者，即使进入B地，甲也可以对乙提出附加区别标识的要求；另一种则是相对的标准，即乙就B地而言是事实上的在先使用者，因此当甲进入B地时，乙可以对甲提出附加区别标识的要求。比较而言，后一种理解更符合商业现实，而前一种理解实际相当于允许甲在一开始并无任何知名度的B地取消乙的合法性，并要求B地已经熟悉乙的消费者的记忆清零，重新熟悉甲，而这显然既不合理也不现实。

现实中的实际情况更有可能是，甲乙两人先后在A、B两地分别知名，后来乙的知名地域扩大到C地，甲后来也到C地经营。同样的问题是，就C地而言，谁才是真正的在先使用者？谁可以要求对方附加区别标识呢？当然，这种情形也可以看成是A、B两地问题的细化，因为乙总是先由一地发展为两地乃至若干地，最终形成甲来之前的B地，从而与上述问题并无二致。

       因此，问题也许可以简化为，单就一地而言，永远只有一个商标先用出名。那么就此地而言，除非他人如甲能够证明，乙明明知道或不可能不知道该商标已在异地由甲先用出名，就应该只有此人即乙，在此地享有独占排他的使用权，而这并不影响在其他地方产生乙不能去的他人的知名商品特有名称。这样，也可以说，反不正当竞争法实际上已经确立了结合具体知名地域确立在先权利的原则。

（二）知名商品特有名称对抗商标注册申请

       接下来的问题是，反法的上述规定主要是针对两个未注册商标做出的，一旦在后商标是一个已经申请注册（乃至驰名）的商标，地域原则是否仍然适用呢？或者说问题是否会变得更加复杂呢？首先，巴黎公约在第6条之五规定“原样保护”的原则时，不仅确立了不得损害既得权利的规定，同时还保留了第10条之二关于禁止不正当竞争的适用；TRIPS协定第16条第1款最后一句也有不得损害在先权利的规定。从专利司法解释第16条的规定看，在先权利包含知名商品特有包装和装潢，因此商标法第31条关于商标注册不得损害在先权利也应包含不得损害知名商品特有名称、包装和装潢的意思。也就是说，商标注册申请与在先知名的商品特有名称发生冲突的，在后商标原则上应该退让。

       但进一步的问题是，知名商品特有名称是否可以无条件对抗异地的在后申请呢？从上面所说的地域性来看，知名商品特有名称的对抗范围只限于已经知名地域内的包括善意在内的行为；对于异地的行为，如果没有恶意的证明，则不能对抗；如果可以证明在后的恶意，则基本与商标法第31条后半句“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的概念重叠。换句话说，在可以证明恶意的情况下，“知名商品特有名称”和“已经使用并有一定影响的商标”均可对抗在后商标申请，但若没有恶意的证明，“知名商品特有名称”则只能接受商标就其他地域合法注册的事实。

（三）知名商品特有名称对抗注册商标的使用

       现在的问题是，如何适用权利冲突司法解释解决知名商品特有名称和注册商标的冲突。如上所述，如果结合专利司法解释来看，知名商品特有名称应该属于在先权利之一，至少具有起诉注册商标侵权的可能，否则就没有立法必要了。至于在多大地域内可以对抗的问题，应该可以参照上面对知名商品特有名称对商标申请的对抗地域来处理：除非证明恶意，仅在本地知名的特有名称只能对抗本地的使用和申请，不能对抗异地的使用和申请。

换句话说，形成一个井水不犯河水的局面：一方面，异地商标一旦先行注册，知名商品特有名称就被冻结在本地，不能对抗他人注册商标在异地的使用；另一方面，商标注册人也不能到特有名称已经知名的地域使用。美国商标法基本上也是采用这样的思路，处理局部地域在先使用的商标与在后不可争议商标的关系：既为在先已经使用的州商标或商号留下对抗注册商标的余地，也规定这些在先商标不能超出其实际已经使用的区域[6]。

       对于注册已满5年的商标，情况会更复杂的。因为根据我国商标法，注册满5年的商标，除非有侵犯驰名商标的恶意，就会变得不可撤销。现在的问题是，对于不可撤销的商标，在先权利人可以获得什么样的救济呢？从《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第9条的规定看，在先权利人只能获得禁令之外的救济，不能排斥在和注册商标的使用[7]。但这样的结果将会置在先的知名商品特有名称或企业名称于十分尴尬的局面，因为商标完全可以注册以后不用或只在异地使用，仅在一地知名的商品特有名称或仅在某一地域登记的企业名称依据自己的在先使用或登记够不着在后商标，等5年期满，商标注册人就可以长驱直入特有名称的知名地域或企业名称登记地域使用。

要想解决这种尴尬局面，唯一的方法只能是这次商标法修改时抛弃自注册之日起机械计算5年即不可争议的做法，转以实际容忍作为标准，一方面规定不使用则不所谓容忍，另一方面如果确实容忍5年也会失权，同时进一步规定，即使在先权利因为容忍不能对抗在后注册商标的使用，在后商标也不能对抗在先特有名称的使用。欧盟商标法第107条实际就是持这种处理意见。美国的做法也与此相仿，在先使用商标在其使用地域内原则上可以对抗已经不可争议的商标，除非违反禁反言、懈怠和默许等衡平法的规则[8]。

（四）驰名商标与在先使用

如前所述，驰名商标应该是知名商品特有名称的顶峰，它驰名范围已达全国或全国的实质地域，因此足以对抗任何商标注册，乃至阻止注册商标的使用。但需要在这次商标法修改中明确的是，在商标驰名之前如果存在在先使用，其驰名之后应该也只能象注册商标那样，接受与在先使用共存的安排，包括不能进入他人已经知名的地域。同时，如果涉及未注册驰名商标，甚至不能享受5年容忍得以豁免的待遇。

（五）如何处理不够知名的在先使用商标

接下来需要探讨的问题是，即使没有用出特有名称那样的知名度，但毕竟已经在先使用的商标，在不能对抗他人善意注册和驰名的情况下，是否可以继续使用。从现有的立法例来看，欧共体商标一号指令第6条第2款即允许在先使用商标继续使用，台湾1993商标法在彻底确立申请在先的确权原则的同时也规定，“在他人申请商标注册前，善意使用相同或近似之商标图样于同一或类似之商品，不受他人商标专用权之效力所拘束；但以原使用之商品为限；商标专用权人并得要求其附加适当之区别标示”。我国历次专利法中一直都有先用权的规定，其中关于“仅在原有范围内继续制造、使用[9]”的限制在实际操作中也并没有出现太大的问题。因此，这次商标法修改应该有所突破，而不应简单以不便操作为由，牺牲在先使用人继续使用的权利[10]。

二、在后使用或注册人的恶意以及时间点的确定

（一）恶意对于上述解决办法的影响

       标志的选择和使用难免巧合重叠，在没有或不能证明恶意的情况下，通过时间和地域的约束解决两人间的冲突不失为平和之道：权利依注册产生；如果处于他人已经知名地域，将被他人禁止注册和使用；如果不在一个地域，则首先申请者仍然获得全国剩余地域的权利，但不能进入他人在先使用地域，即他人保留在该地域的既得权利；他人即使不够有名，至少可以继续使用。

相反，诚实信用是民事活动的基本准则，每个人都应当对自己的行为负责，恶意不产生权利；恶意注册的商标也永远不能变得不可争议；这是因为恶意申请或使用人明知后果还心存侥幸，最终只能咎由自取，不能予以宽假。欧盟商标法在对待代理人恶意抢注的问题上就没有5年豁免的规定。因此，现行商标法将恶意不受5年限制仅仅限于驰名商标，显然失之过窄，从而使其他恶意申请人成为漏网之鱼。

（二）在先使用的时间基准

处理在先使用的另一个重要问题是确定判断的基准日。根据商标法第28条，处理在先申请的冲突的基准点是提出商标注册申请的时间。就驰名商标而言，虽然司法解释在允许被告以在先驰名商标抗辩或提起反诉时，没有明确需以原告提出商标申请时为准，但在允许驰名商标对抗他人注册商标的使用时，司法解释明确规定，如果原告的商标在被告提出注册申请时并不驰名的，原告将不能胜诉[11]。因此，商标法和反不正当竞争法下一步修改时还应该进一步明确，要想对抗他人使用，需要以他人开始使用时作为基准，要想对抗他人提出的注册申请，则需以他人的申请日作为基准，从而彻底杜绝在申请日乃至注册日之后形成知名商品特有名称乃至驰名商标的可能。

[作者单位：北京市万慧达律师事务所律师 中国社会科学院知识产权中心客座研究员]