专利侵权对商标侵权认定的影响

——对弓箭国际诉兰之韵专利侵权和商标侵权串案的思考

作者： 夏志泽 
 
        

 [基本案情]

    弓箭国际是生产、批发、零售玻璃及水晶制品的法国企业，在中国享有一系列注册商标。其中包括第347964号和第G769248号注册商标：前者为“LUMINARC”文字商标（图一），核定使用商品为日用玻璃器皿包括餐具、壶、杯和玻璃杯等，有效期限自1999年5月10日至2009年5月9日；后者为“Luminarc及图”图文组合商标（图二），核定使用商品包括不属别类的玻璃器皿和玻璃杯等，有效期限自2001年8月18日至2011年8月18日。此外，弓箭国际还有一系列的外观设计专利，比如第ZL200330100089﹒1号专利为“餐具用用贴纸（七）”（图三），专利期限为十年，自2003年10月14日起算。

    义乌市兰之韵玻璃工艺品厂（下称“兰之韵”）是以玻璃杯加工销售为经营范围的个人独资企业，于2006年1月23日登记成立，于同年开始在生产的玻璃制品外包装上使用字母组合“Lunnimarc”作为产品商标。2007年6月，义乌市工商局根据举报对兰之韵仓库内涉嫌商标侵权的815箱玻璃杯进行了扣押查封，并对外包装盒进行了拍照。从扣押的货物和照片可见，兰之韵在其生产的玻璃杯或其使用的玻璃杯用贴纸上分别使用了与弓箭国际五项外观设计专利相同或近似的图案，在其产品包装盒上分别使用与弓箭国际五项外观设计专利相同或近似的图案，同时加上“Lunnimarc”商标（如图四）。^①

    鉴于兰之韵的侵权产品不仅侵犯了弓箭国际的五项外观设计专利权，而且侵犯了弓箭国际的商标权，且在工商查处过程中，双方无法达成调解协议，弓箭国际决定就兰之韵的侵权行为提起诉讼。按照法院的要求，商标侵权与专利侵权要分案处理，一个专利为一个独立的诉讼，且法院级别管辖还不一样。弓箭国际只得分别以其五项专利向金华市中级人民法院提起五项诉讼，追究兰之韵专利侵权的民事责任，以其享有的注册商标向义乌市人民法院提起诉讼，追究兰之韵商标侵权的民事责任。

图一

图二

图三

图四

[法院审判情况]

    关于专利侵权五案。对于第ZL200330100079﹒8号外观设计专利“餐具用贴纸（四）”，金华市中级人民法院以（2007）金中民三初字第116号民事判决认定，兰之韵生产的被控侵权产品落入弓箭国际专利保护范围，构成专利侵权，判决被告停止侵权并赔偿原告损失15，000元。对于第ZL200330100080﹒0号专利“餐具用贴纸（五）”、第ZL200330100089﹒1号专利“餐具用用贴纸（七）”、第ZL200330100090﹒4号专利“餐具用用贴纸（八）”，金华市中级人民法院分别以（2007）金中民三初字第117、119、120号民事判决支持了弓箭国际的诉讼请求，判决内容与第116号判决大致相同。对于第ZL200330100096﹒1号专利“餐具用贴纸（十四）”，金华市中级人民法院以（2007）金中民三初字第115号民事判决认定，兰之韵生产的被控侵权产品未落入弓箭国际专利保护范围，不构成专利侵权，判决驳回弓箭国际的诉讼请求。对于前四案，兰之韵不服，上诉于浙江省高级人民法院。对于第五案，弓箭国际不服，也提出了上诉。浙江省高级人民法院经过二审，对于兰之韵上诉的四案，分别以（2008）浙民三终字第112、113、114、115号民事判决驳回上诉，维持原判。对于弓箭国际上诉的第五案，浙江省高级人民法院以（2008）浙民三终字第126号民事判决认定，兰之韵未经专利权人同意，生产、销售与专利设计相近似的被控侵权产品，侵犯了弓箭国际的外观设计专利权，判决撤销原判，判令兰之韵停止侵权并赔偿原告损失15，000元。

    关于商标侵权一案。在法院开庭审理前，专利侵权五案已经作出一审判决，并已进入二审程序。兰之韵在其上诉状中承认参照使用了弓箭国际的外观设计专利。因此，弓箭国际将专利侵权案的一审判决及兰之韵的上诉状作为证据向义乌市人民法院提交。对此，义乌市人民法院（2007）义民初字第6732号民事判决认为：“该组证据系原告因另案起诉被告侵犯其外观设计专利而形成，因被告对真实性未表示异议，本院对该组证据的真实性予以确认。但是，该组证据涉及的判决系一审判决，被告已对判决提起上诉，所以该判决确认的事实尚不具有证明力，而被告虽在上诉状中承认参照使用了原告享有专利权的相关图案，但该事实无法推断出被告侵犯了原告的注册商标专用权，故原告以该组证据证明被告侵犯其商标专用权的证明目的本院不予认可。”不过，该判决认为：“被告在其生产的产品外包装上使用的字母组合‘Lunnimarc’已经与原告的注册商标构成近似。原告弓箭国际作为商标‘LUMINARC’和‘Luminarc及图’的注册人，依法对该两个注册商标享有商标专用权，其权利应受法律保护。”为此，判决被告停止侵权并赔偿原告损失30，000元。

    兰之韵不服商标侵权案一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉。在二审开庭前，专利侵权案的部分二审判决已经作出，弓箭国际又将其作为证据在二审时提交。对于这些已经生效的判决，金华市中级人民法院在其（2008）金中民三终字第4号民事判决即终审判决中认定：“本案系侵犯商标专用权纠纷，而被上诉人提供的证据系侵犯外观设计专利权纠纷的判决书，与本案不具有关联性，故上诉人异议成立，本院予以采信，本院对被上诉人提供的证据不予确认。”不过，该判决也认定“被控侵权商标与弓箭国际的注册商标的区别是细微的，一般消费者在购买商品时难以分辨，容易造成混淆和误认，两者构成近似商标。兰之韵在同一种商品上使用与弓箭国际注册商标近似的商标，其行为已侵犯了弓箭国际的注册商标专用权……原审判决认定事实清楚，适用法律正确。”判决驳回上诉，维持原判。至此，兰之韵侵犯弓箭国际专利权和商标权的六案圆满结束。

[法律评析]

    这是因侵犯他人知识产权而形成的串案，虽然分成六案在不同的法院审理，但是，六案的原、被告相同，被告的侵权行为均体现在同一批侵权产品上，被告的专利侵权行为和商标侵权行为同时完成，那么，被告的专利侵权行为是否对其商标侵权认定有影响呢？我们在认定商标侵权是否构成时是否要考虑其专利侵权这一情节呢？这就是本文要探讨的问题。

    本案兰之韵将其“Lunnimarc”商标使用于玻璃杯上，弓箭国际的第347964号和第G769248号注册商标核定使用商品均包括玻璃杯，涉嫌侵权商标与上述注册商标构成相同商品上的商标，这一点无可争议，本案在商标侵权认定上关键是要判断兰之韵使用的“Lunnimarc”商标与弓箭国际的第347964号和第G769248号注册商标是否构成近似商标。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条之规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。这里，似乎不需要考虑专利侵权的因素，也不需要考虑侵权人的主观心理状态。也许正是因为法律没有明确规定，所以，当弓箭国际主张以兰之韵专利侵权的事实来证明被告商标侵权的故意以及对商标侵权认定的影响时，一、二审法院在认定兰之韵的商标构成侵权的情况下，一致对弓箭国际的这一主张给予了否定评价。两级法院在审理商标侵权案时均没有将专利侵权情节在商标侵权认定中予以考虑。那么，这种做法有无可商榷之处呢？

    从国外的情况来看，认定“混淆的可能”是商标保护的核心问题，欧共体法院在Sabel诉Puma一案中指出“必须考虑现实案件中所有有关因素，对混淆的可能进行整体评价”。在多年的商标审判实践中，美国各巡回法院都归纳了各自认定混淆的可能的要素。例如在Polaroid案中，第二巡回上诉法院比较有代表性地列举了八点认定混淆的可能的要素，其中就包括“被告在商标命名时是否有恶意”。美国第九巡回上诉法院在AMF诉SLEEKCRAFT一案中，也以未穷尽的方式列举了认定“混淆的可能”时需要考虑的八个因素，其中包括“被告选择商标的意图”。^{[1]（P62-65）}

    从国内的情况来看，有关行政机关早就意识到了主观恶意对商标侵权认定的影响。比如，在国家商标局商标管（1995）222号《关于“Ranomliphe”与“Romantique”是否属近似商标的批复》中，广东省工商局在请示函中提出：“被投诉人尽管在使用的商标上做了部分改变，但总体外观还是比较接近，再加上其有意识地使用与注册人相同的式样、图形、颜色的标识，外包装袋，更容易产生消费者的误认误购。这种行为应构成商标侵权。”国家商标局在答复内容中肯定了这一观点，指出：“‘Ranomliphe’与‘Romantique’两商标，虽然只有几个字母相同，但其字数相同，前者字母的变化规律、整体外观形状及外观装潢均与后一商标基本相同，足以引起消费者误认。所以，我局同意你局意见，‘Ranomliphe’与‘Romantique’应判定为近似商标。”在商标案（1997）67号《关于对“金盾”、“盾金牌”与“盾牌”，“jdp”、“jp”与“dp”是否近似的请示的批复》中，浙江省工商局在请示函中提出“无论从主观意图和产生的客观效果来看，武义鸿烁链条公司的行为已经构成商标侵权。”在商标案（1998）096号《关于“凌雯”商标问题的批复》中，广东省工商局在请示函中，在分析了“凌雯”商标和“凌霄”商标在字形上的近似后，进一步指出：且图形十分相似，如果联系其包装及产品宣传手册则更为近似，台州阳春公司无论从商标或包装甚至到企业名称都存在一种刻意模仿，因此，“凌雯”商标对“凌霄”商标构成商标侵权行为。在商标案（1998）373号《关于“金航”商标与“风行”注册商标是否构成近似问题的批复》中，广东省工商局在请示函中再次提出：“这两个商标的主体图形都是帆船，且瓶贴的装潢和商标使用的整体构思有很多相近之处，主观刻意模仿较为明显，尤其是瓶盖部分两者尤为相像。因此，构成侵权。”对于这些请示函，国家商标局均认可了请示局的结论。

    不仅行政机关认识到了，进行司法审判的法官也认识到了。比如，对于深圳中级人民法院审理的关于“光头人”图形和“光头香辣蟹火锅”文字组合商标的商标侵权案，该院法官钱翠华在其《利益衡平性在知识产权自由裁量中的运用》一文中就该案进行分析时指出：根据个案特点，我们认为，判断被告人行为是否构成商标侵权，一是审查被告侵权的主观恶意。服务员剃“光头”，虽从形式上看，是服务员对其人身权利的一种支配方式，但实质上是被告刻意地统一要求服务员剃“光头”，反映了被告作为组织者的一种主观恶意……据此，我们认为，被告主观上存在侵权恶意，客观上存在侵权行为，该行为属于《中华人民共和国商标法》第52条第（一）项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为，构成对商标注册人的商标专用权的侵害。^{[2]（90-91）}

    不过，笔者认为，与利益衡平性相比，可能诚实信用原则更为恰当和妥贴。“诚实信用原则是君临全法域的帝王条款。商标法自然也不能例外。” ^[3]（P52）我国《民法通则》在第一章“基本原则”第四条中规定：“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”鉴于“我国立法实际上已经把知识产权法归入了民法这一大类。” ^[4]（P36）比如《民法通则》在第五章“民事权利”第三节“知识产权”中的第九十六条规定了：“法人、个体工商户、个人合伙依法取得的商标专用权受法律保护。”在第六章“民事责任”第三节“侵权的民事责任”中的第一百一十八条又规定了侵害商标专用权的民事责任。所以，诚实信用原则作为民法的基本原则当然适用于作为民法成员的商标法。

    其实，从反不正当竞争法的角度也可以得出这一结论。“如果把专利法、商标法、版权法这类知识产权单行法比作冰山，那么反不正当竞争法就如冰山下使其赖以漂浮的海洋。” ^{[5]（P265）}“这部法律中的一部分条款，是给上述三部单行法起一个‘兜底’的作用。” ^[6]（P21）我国《反不正当竞争法》第五条所列举的第一项不正当竞争行为就是假冒他人的注册商标，该法第二十一条规定了假冒他人注册商标的法律责任。该法在第一章“总则”中的第二条规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”既然商标侵权行为也是一种不正当竞争行为，当然也应受到反不正当竞争法所规定的诚实信用原则。

    “诚实信用原则是指民事主体在从事民事活动时，应诚实守信，以善意的方式履行其义务，不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务。” ^{[7]（P122）}我国现行《商标法》虽然没有直接规定诚实信用原则，但其相关条款却体现了诚实信用的精神。比如第十五条关于代理人恶意注册的规定，第三十一条关于抢注的规定，第四十一条关于撤销以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标的规定以及对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制的规定，等等。还有，我国《商标法实施条例》第三十六条在规定有关撤销注册商标的决定或者裁定不具有追溯力的同时又指出，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。这都是诚实信用原则的具体反映。

    典型的商标侵权一般要从二个方面来认定，一是相同或类似商品，二是相同或近似商标。如果是相同商品或相同商标，相对而言可能结论较为明确。但对于类似商品或近似商标的判断，情况可能就要复杂得多。所谓类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定对象、容易造成混淆的商品。所谓商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。无论是类似商品还是近似商标，其判断主体都是相关公众，其判断标准都是混淆或误认，初看起来，侵权判定属于客观范畴，似乎没有主观因素影响的空间。可是，所谓相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。法官或行政机关工作人员可能属于相关公众，也可能不属于相关公众。即使其属于相关公众，其至多也只是相关公众中的一部分人，这一部分人或者本不属于相关公众的人，在进行侵权认定时，要推知相关公众的认识状况，其难度可想而知，其主观性也不可避免。其实，不仅是执法人员要推知相关公众的想法，而且侵权者也要推知相关公众的想法。所以，如果能够证明侵权者主观上有侵权故意，基于这一故意推知其客观上侵权成立，一般是顺理成章的。试想，侵权者之所以费尽心机地仿冒他人，其主观上大多会认为相关公众可能造成混淆或误认，侵权者可能从中谋利，侵权者才会违背诚信去做仿冒之事。尤其是对于其产品经过实践检验的侵权者而言更是如此，如果其产品在销售时，相关公众完全不会将其产品与其仿冒的产品相联系，仿冒者一般是不会再行仿冒的。所以，与其勉为其难地去推测相关公众是否会混淆或误认，还不如直接看侵权者是否有主观故意。^②即使确因侵权者仿冒水平太低，故意客观上相关公众没有造成混淆、误认或联系，那也是侵权者“犯罪未遂”，认定侵权成立也不存在定性错误。本案中，兰之韵侵犯弓箭国际五项外观设计专利，兰之韵自己也承认其在生产玻璃器皿时参照使用了弓箭国际专利产品的相关图案。这样，当兰之韵使用的商标与弓箭国际的注册商标有某种相似之处时，我们自然而然就会想到兰之韵的商标也是对弓箭国际注册商标的参照使用，这样，我们可能会更加注意被控侵权商标与原告注册商标之间的相同点或近似点，也就更容易将二者认定为近似商标。

    况且，就外观设计专利侵权而言，我们虽可将其归入违背诚实信用原则之列，其主观色彩非常明显，但专利侵权对商标侵权认定的影响却不仅限于主观方面，而是在客观方面有着更为直接的影响。本来，所谓被控侵权商标与原告注册商标在文字、图形、立体或其组合上的近似是其表象，易使相关公众对商品的来源产生混淆或误认，是二者构成近似商标的实质。这一认定标准与外观设计近似的判断标准有相通之处。正如浙江省高级人民法院在对弓箭国际与兰之韵因第ZL200330100096﹒1号专利所作的（2008）浙民三终字第126号《民事判决书》所认为的那样：“可以认为普通消费者可能发生误认误购的情况，据此本院认定被控侵权产品的外观设计与涉案专利相近似。”既然兰之韵生产的产品使用的图案与弓箭国际的外观设计专利构成近似，普通消费者可能发生误认误购，那么，兰之韵再在这样的产品上使用与弓箭国际的注册商标有很多相似之处的商标，无疑会使相关公众误认误购的程度更加严重，这也从客观上证明了兰之韵使用的商标与弓箭国际的注册商标构成近似商标。

    当然，上述结论的前提必须是兰之韵使用的商标与弓箭国际的注册商标在表象上确有相似之处。在本案中，可能因为所涉侵权商标与原告的注册商标相似之处太多，即使不考虑其主观因素或其专利侵权情节，也能认定商标侵权成立，所以，法院明确排斥了专利侵权对商标侵权的影响可能。但是，笔者认为，即便如此，也不应否认专利侵权与商标侵权的关联性。虽然，专利侵权或主观侵权恶意并不是商标侵权认定的必备要素，并且在大多数案件中，原告也很难证明被告的主观恶意。但是，当原告能够证明侵权人有专利侵权情节或主观恶意存在的情况下，我们完全可将其纳入商标侵权的考虑因素之列，并且在认定类似商品或近似商标时，可将侵权认定尺度适当放宽，使侵权者违背诚实信用的行为受到应有的惩罚。

注释

①该图中使用的图案与图三所示第ZL200330100089﹒1号专利图案相同或近似。

②这与知名商品的认定似有原理共通之处。国家工商局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第四条第一款规定：“商品名称、包装、装潢被他人擅自作相同或者近似使用，足以造成购买者误认的，该商品即可认定为知名商品。”因为商品知名，所以有人仿冒。反之，从有人仿冒即可推知商品知名。我国《商标法》第十四条将商标受保护的记录作为认定驰名商标应当考虑的因素，其原理亦与此同。

参考文献

[1]黄晖．驰名商标和著名商标的法律保护[M] ．北京：法律出版社，2001．

[2]陶凯元．冲突与平衡：广东法院知识产权审判十年巡礼[C] ．北京：法律出版社，2006．

[3]黄晖．商标法[M] ．北京：法律出版社，2004．

[4]郑成思．知识产权法：第二版[M] ．北京：法律出版社，2003．

[5]郑成思．知识产权论：第3版[M] ．北京：法律出版社，2003．

[6]郑成思．知识产权法：新世纪初的若干研究重点[M] ．北京：法律出版社，2003．

[7]王利明．民法总则研究[M] ．北京：中国人民大学出版社，2003．